由能够分析结果的律师领导的搜索是有价值的……并在专利申请提交之前指导发明者。
通过乔治Likourezos•专利律师兼合伙人|Carter, DeLuca & Farrell LLP
T技术专家和思想家随时都有灵光乍现的时刻:他们发现了一个问题,而不是仅仅接受这个问题,他们创造了一个解决方案。这样的解决方案可以是一个新的产品理念,也可以是对现有产品的重新设计。换句话说,一项发明诞生了。
接下来的步骤之一是发明者会见专利律师。大多数发明家确实渴望准备并提交专利申请。然而,特别是现在所有主要的专利司法管辖区(包括美国)都将专利授予最先申请的发明人,我们建议在一开始就进行专利搜索。以下是执行此类搜索的重要性的五个主要原因。
1.家得宝测试是不现实的
一个发明家相信他是第一个想到新产品创意或对现有产品进行改进的人,这是很常见的。一个发明家可能会接受轶事证据,如果发明的产品没有在家得宝(或任何其他实体店或网上商店)出售——也就是“家得宝测试”——他是第一个想到新产品想法或改进的人。
家得宝测试不应被依赖,因为在已发布的专利和正在申请的专利中,只有一小部分发明被制造出来并被商业化。在美国,每周都有成千上万的专利被颁发,成千上万的专利申请被公布。这些专利和专利申请所描述的发明中,只有一小部分会被公之于众。因此,专利搜索往往会显示许多专利和已发表的专利申请(通常称为现有技术参考资料描述与发明者的发明相似(甚至完全相同)的发明。
2.节省时间和成本
专利搜索比准备和提交专利申请并在美国专利商标局(USPTO)和外国专利局起诉要便宜得多。因此,最好尽早从你的专利律师那里发现专利搜索显示了一个或多个类似或相同的发明。最好避免的是两到四年后从美国专利商标局审查员那里得知同样的信息——在花时间和金钱准备和提交专利申请之后……而且可能已经从投资者那里得到了资金……或者已经花钱制造了一种没有任何专利的产品。
3.专利检索结果分析
从专利代理人对专利搜索结果的分析中收集的信息可以为发明者改进或重新设计他的发明提供指导。特别是,如果在专利检索过程中发现了一项描述类似或相同发明的专利,发明者可以以一种比先前发明不明显的方式改进或重新设计他的发明。
也就是说,对原发明的进一步改进或再设计可能比已确定的一项或多项专利具有专利性,即使原发明可能不具有专利性。
例如,假设在专利检索期间确定的专利和已公布的专利申请描述了使用机械齿轮机构使相邻部件作圆周运动。
如果发明被重新设计,包括一个电磁机构,使相邻部件横向运动,USPTO可能会发现重新设计的发明比先前的发明具有专利性。
4.评估最终专利要求的范围
专利搜索结果还使专利律师能够估计发明人的专利要求可能有多广泛。专利权利要求越广泛,就越有可能发现该专利涵盖了旨在阻挠专利权利要求的竞争产品。
相反,专利权利要求越窄,专利被用来阻止竞争对手或与竞争对手达成许可协议的可能性就越小。因此,如果是后者,发明人可能会决定放弃准备和提交专利申请,并考虑将他的资源投资于另一项更有可能实现更广泛权利要求的发明。
5.激发:激发额外的创造性特征
如果专利搜索结果显示有许多专利和正在申请的专利,涵盖了整个创造性产品的想法或改进,如果发明人想到关于他的发明的其他发明特征,他可能能够引导专利起诉过程对他有利。
也就是说,如果专利搜索表明发明产品是已知的,发明者可以考虑额外的发明特征来增加被授予专利的可能性。这些额外的发明特征可以在专利申请提交之前包含在专利申请中。当然,专利申请一旦提出,就不能在专利申请中添加额外的发明特征。
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